Registrazione dei marchi per il franchising: tutto ciò che devi sapere

Cos’è un marchio e cosa si può registrare?

Un marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli un’altra impresa.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

• a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
• b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Perché la registrazione del marchio è importante per il franchising:

Proteggere la tua attività

Uno dei presupposti di validità del contratto di franchising è che il franchisor abbia un marchio validamente registrato.

Infatti, ciò che il franchisor offre all’affiliato col contratto di franchising è proprio un brand affidabile, sul quale l’affiliato ha la possibilità di fare un investimento.

Dunque, il marchio del franchisor deve essere adeguatamente protetto attraverso una strategia di deposito e successiva sorveglianza dello stesso, in modo da prevenire tempestivamente che terzi concorrenti depositino marchi identici e/o simili e quindi creino confusione facendo perdere valore al marchio.      

Costruire la tua reputazione

Una efficace protezione del marchio consente ai prodotti e ai servizi del franchisor di costruire una reputazione commerciale che aumenta nel tempo, con la prospettiva per il franchisor e l’affiliato di maggiori guadagni nel tempo.

Distinguere il tuo franchising dagli altri

Con un’adeguata strategia di deposito e protezione del marchio si riuscirà a rendere sempre più distinguibile il tuo franchising da quello dei concorrenti, che non potranno fare altro che arrivare secondi.

È un dato di fatto che anche franchising avviati e conosciuti non sono attenti alla protezione del proprio marchio, dovendo mettere in conto interventi correttivi che non sempre offrono i risultati sperati.

Passaggi per la registrazione del marchio nel franchising:

Verificare la disponibilità del marchio

Anzitutto bisogna capire in quale Paese si vuole registrare, se  in Italia, in Europa o in un altro Paese extra UE.

Subito dopo bisogno effettuale la ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità è la parte più importante e deve essere svolta avvalendosi di tutti i più aggiornati metodi, in modo da assicurarsi che il mercato sia libero.

Scelta delle classi

Poi si passa alla scelta delle classi, ovvero dei prodotti e/o servizi che il marchio andrà a contraddistinguere.

Anche la scelta delle classi richiede estrema attenzione: visto il crescente numero dei marchi registrati, si tende a ritenere affini classi merceologiche che potrebbero considerarsi diverse, con serie conseguenze sulla interferenza dei marchi.

Inoltre, visto che una volta depositata la domanda, non è più possibile modificarla, è opportuno valutare sin da subito di rivendicare classi di prodotti e/o servizi che potranno essere utilizzate anche in futuro in un’ottica di diversificazione del business.

Errori comuni durante la registrazione del marchio:

Non verificare la disponibilità del marchio

Meglio prevenire che curare è il proverbio che spiega meglio la funzione di un consulente specializzato nella materia della proprietà industriale.

Solitamente chi procede in modalità “Fai da te” non tiene conto dell’importanza della ricerca di anteriorità: essa è decisamente necessaria prima della registrazione e dell’utilizzo di un segno distintivo, che può essere sia un marchio che un nome a dominio.

Basti considerare che una causa di contraffazione costa molto più di una ricerca di anteriorità ben fatta, con il vantaggio che permette di rilevare l’esistenza di un marchio e/o di un nome a dominio precedentemente registrati immediatamente e quindi di modificare i propri prima di sostenere gli investimenti per la loro promozione.

Non effettuare la sorveglianza del marchio

Lo stesso proverbio vale per l’attività di sorveglianza.

Purtroppo, a parte alcune eccezioni, gli uffici per la proprietà industriale NON effettuano controlli per verificare la preesistenza di marchi identici o simili.

Quindi, il rischio che vengano registrati marchi identici o simili tra loro è molto alto.

Ciò comporta il rischio che il marchio successivo venga convalidato e non potrà più essere contestato da chi ha registrato per primo.

Per evitare un simile rischio è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza, in virtù del quale il titolare del marchio riceve “alert” relativi a domande di marchio che possano costituire un pericolo per il proprio marchio.

Ogni segnalazione permette di attivare una procedura amministrativa di opposizione che ha un costo molto inferiore rispetto alle azioni giudiziali e può rappresentare una soluzione rapida ed efficace contro possibili registrazioni da parte di terzi.

Lo stesso servizio può essere effettuato anche con riferimento ai nuovi nomi a dominio registrati, indipendentemente dall’estensione, in modo da prevenire i fenomeni di Cybersquatting, Typosquatting, registrazione abusiva e uso del marchio come Metatag o Keyword, Account Squatting.